Distintividade adquirida: quando um sinal fraco se torna registrável

A distintividade é um dos quatro requisitos do exame substantivo de marcas, ao lado da liceidade, da veracidade e da disponibilidade do sinal. Um termo genérico, descritivo ou de uso comum no segmento carece, em princípio, dessa distintividade, e por isso é recusado ao registro — permitir que uma empresa se aproprie de uma palavra que qualquer concorrente precisa usar para descrever seu próprio produto compromete a livre concorrência no mercado. Ainda assim, existe uma via pela qual um sinal originalmente fraco pode se tornar registrável: a distintividade adquirida, também chamada de significado secundário.

Do significado primário ao significado secundário

Todo termo carrega, a princípio, seu significado primário — aquele dicionarizado, descritivo, evidente para qualquer falante do idioma. Quando uma empresa usa esse termo de forma contínua, intensa e associada de maneira exclusiva a seus produtos ou serviços, pode ocorrer um deslocamento perceptivo no público consumidor: o termo passa a evocar, antes de seu sentido original, a origem comercial específica daquela empresa. Esse deslocamento é o que o Manual de Marcas do INPI trata como distintividade adquirida (item 5.9.10) — o sinal, antes recusável por falta de distintividade inerente, passa a ser registrável porque adquiriu, pelo uso, a capacidade de identificar uma origem determinada perante o público relevante.

Essa via não é uma regra geral aplicável a qualquer sinal fraco; é uma exceção condicionada à comprovação de um fenômeno de mercado real, que precisa ser demonstrado com conjunto probatório robusto — volume e duração de uso, investimento em divulgação, participação de mercado, pesquisas de reconhecimento e qualquer outro elemento que evidencie a associação exclusiva entre o termo e a empresa que o reivindica.

Os cinco momentos em que pode ser requerida

A distintividade adquirida não pode ser alegada a qualquer tempo do processo. A Portaria INPI/PR nº 8/2022, em seu capítulo XVI-A, prevê cinco momentos processuais específicos em que o requerimento é admissível: no ato do depósito do pedido; em até 60 dias da publicação do pedido na RPI; no recurso interposto contra indeferimento fundado em ausência de distintividade inerente; na manifestação à oposição de terceiro fundada na mesma ausência de distintividade; e nas contrarrazões apresentadas em processo administrativo de nulidade também fundado em falta de distintividade. Fora dessas cinco janelas, o requerimento não é conhecido pelo INPI, o que torna essencial que o titular — ou quem o assessora — reconheça, já no planejamento do depósito, se a marca pretendida provavelmente dependerá dessa via para ser aceita.

Há ainda uma limitação estrutural importante: admite-se apenas um requerimento de distintividade adquirida por processo. Isso significa que, uma vez utilizada a oportunidade — por exemplo, no depósito — e rejeitada, não há uma segunda chance de reapresentar o mesmo pleito em fase de recurso sob nova fundamentação. A escolha do momento em que o requerimento é feito, portanto, não é indiferente: exige avaliação de qual estágio do processo oferece a melhor combinação entre maturidade do conjunto probatório disponível e a fase processual em que a discussão sobre distintividade efetivamente estará em aberto.

O prazo para o conjunto probatório

Uma vez feito o requerimento — sob o serviço identificado pelo código 3021 no sistema de retribuições do INPI —, o requerente tem prazo de 60 dias para juntar a documentação que sustenta a alegação de uso capaz de gerar significado secundário. Esse prazo é curto em relação ao volume de evidência normalmente necessário para demonstrar uso contínuo e associação exclusiva ao longo do tempo, o que reforça a importância de reunir esse material antes mesmo de protocolar o requerimento, e não a partir dele. Documentos que demonstrem apenas uso recente, ou uso não exclusivo — por exemplo, um termo também empregado por concorrentes de forma consistente no mesmo segmento — tendem a enfraquecer significativamente a alegação, já que o cerne do pleito é justamente a associação exclusiva entre o sinal e uma única origem comercial.

Por que isso importa na estratégia de escolha de marca

Empresas frequentemente preferem, na hora de nomear um produto, termos descritivos por razões de comunicação — um nome que já diz o que o produto faz reduz o esforço de explicar a proposta ao mercado. O custo dessa escolha, do ponto de vista de propriedade industrial, é justamente a fragilidade de proteção: um sinal descritivo tende a ser recusado no exame substantivo, e mesmo quando registrado por distintividade adquirida, a extensão da proteção conferida tende a ser mais estreita do que a de um sinal originalmente distintivo, arbitrário ou de fantasia. Reconhecer esse compromisso antes do depósito — e decidir conscientemente se vale a pena investir tempo e recursos para construir o significado secundário necessário — é uma decisão estratégica, não um detalhe de nomenclatura.

Avaliar se um sinal específico reúne elementos suficientes para sustentar um requerimento de distintividade adquirida, e em qual dos cinco momentos processuais essa alegação tem maior chance de ser bem recebida, depende da análise do caso concreto — do histórico de uso da marca, do segmento de mercado e da qualidade do material probatório disponível. O diagnóstico estratégico é o instrumento adequado para essa avaliação.